Nelle ultime settimane si è parlato molto della decisione del 14 febbraio 2023 del Tribunale del Distretto Sud di New York a favore di Hermès contro l’artista NFT Rothschild che ha creato, e venduto per circa un milione di dollari americani su Opensea, una collezione di NFT la cui immagine associata al token non fungible è costituita da una rappresentazione, leggermente modificata, delle iconiche borse Birkin di Hermés per cui la casa francese aveva da tempo registrato il marchio negli Stati Uniti.
Si è trattato di un caso che molti commentatori hanno definito “storico” in relazione agli NFT in quanto la corte americana si è pronunciata sul quesito se un marchio registrato per un prodotto fisico estenda il proprio ambito di protezione anche all’immagine digitale (al cosiddetto digital twin) di tale prodotto: come si vedrà, tuttavia, il valore come precedente di tale decisione va sicuramente ridimensionato al caso dei progetti di NFT in serie.
NFT Metabirkin: la Vicenda Giudiziaria
Mason Rothschild è un artista americano e creatore di NFT che ha creato e venduto con successo per circa 1 milione di dollari USA una collezione di NFT denominata Metabirkin. L’immagine contenuta negli NFT della collezione Metabirkin rappresenta essenzialmente il gemello digitale delle iconiche borse Birkin di Hermés, un noto status symbol del lusso e una forma di investimento, anche se, nella collezione Metabirkin e contrariamente al prodotto fisico di Hermés, le borse sono raffigurate rivestite di pelliccia.
Hermés ha registrato il marchio Birkin negli Stati Uniti, sia come marchio denominativo “Birkin” sia come segno figurativo con riferimento all’aspetto visivo della borsa Birkin. La casa di moda francese, invece, non ha mai registrato il marchio Birkin nella classe dei beni digitali.
La maison francese ha, pertanto, citato Hermés per violazione del marchio Birkin, rappresentando il rischio di confusione per i consumatori, il pericolo di diluizione del marchio (cioè la perdita della capacità distintiva del marchio) e il cosiddetto cybersquatting (vale a dire l’appropriazione di nomi a domini corrispondenti a marchi registrati o nomi altrui).
Rothschild ha essenzialmente basato le sue difese sul cosiddetto test di Roger (principio di diritto derivante dal caso Rogers contro Grimaldi del 1989), in base al quale il diritto di proteggere un marchio registrato (la registrazione del marchio negli Stati Uniti avviene sulla base del Lanham Act), in alcune circostanze, non può essere fatto valere a scapito “the right of others to express themselves freely in their own artistic work” (da Rogers contro Grimaldi). E ancora “[I]n general the [Lanham] Act should be construed to apply to artistic works only where the public interest in avoiding consumer confusion outweighs the public interest in free expression”.
In particolare, il convenuto, cioè Rothschild, ha citato quale noto precedente l’uso da parte di Andy Warhol del marchio della zuppa Campbell e della Coca Cola per la creazione di opere artistiche: “Andy Warhol famously depicted iconic brands, including Campbell’s Soup and Coca-Cola, in stylized but plainly recognizable form. Warhol was one of many pop artists who depicted branded products, and brands remain highly relevant to contemporary artists”.
La questione principale in gioco
La questione principale su cui si è espressa la giuria del tribunale americano a favore di Hermés era determinare se la collezione di NFT Metabirkin fosse un prodotto in diretta concorrenza sul mercato con la borsa fisica Hermés al punto da essere in grado di ingannare i consumatori (e, quindi, di danneggiare economicamente Hermés).
A tale riguardo, vale la pena notare che il valore di una borsa fisica Birkin non si basa tanto sull’utilità dell’oggetto come borsa, quanto piuttosto sulla sua importanza come oggetto di lusso e investimento di un bene rivendibile nel mercato secondario.
Vale anche la pena di considerare che, mentre le opere di Warhol raffiguranti la Campbell o la Coca Cola sono – come ogni tipo di arte fisica – pezzi unici, la collezione Metabirkin è, invece, composta da 100 NFT effettivamente interscambiabili uno con l’altro ma che Rotschild, oltretutto, dati anche i bassi costi di produzione di un NFT, avrebbe facilmente potuto moltiplicare fino a creare una collezione di diverse migliaia di pezzi di NFT.
Pertanto, per quanto sopra, è ragionevole affermare che una collezione di 100 NFT il cui valore risiede essenzialmente sia nel valore di prodotto di lusso del marchio Hermés-Birkin e sia quale bene di investimento, potrebbe facilmente trarre in inganno i consumatori delle borse Birkin Hermés originali (fisiche) i quali sono attratti essenzialmente dal valore del marchio in termini di simbolo di lusso e dal suo valore come investimento.
Lo stesso si può dire per gli altri grandi progetti di NFT come, per citarne alcuni, il Bored Apes Yacht Club (BAYC) o i Crypto Punks: in tutte queste collezioni, il valore artistico dell’immagine associata (cioè l’opera d’arte) è di fatto trascurabile, mentre il valore del NFT è il suo valore come simbolo di lusso e come forma di investimento.
Tornando al caso Hermès contro Rothschild, appare sostenibile affermare che la decisione finale sarebbe stata diversa se Rothschild avesse creato un NFT unico, come il famoso NFT unico di Beeple “Everydays: the First 5000 Days”. In una tale situazione, non vi sarebbe stato alcun reale pericolo di confusione tra questo singolo, unico, NFT e una borsa Birkin che, sebbene sia un prodotto di lusso e con un livello di produzione limitato, viene comunque creata in serie. Il carattere specifico degli NFT è quello di conferire la non fungibilità a un bene digitale che altrimenti è “fungibile by default”.
Vale, altresì, la pena notare che la proposta di regolamento europeo sui cripto asset, che dovrebbe essere approvata dal Parlamento Europeo, nota come MICA, prevede che “the issuance of crypto-assets as non-fungible tokens in a large series or collection should be considered as an indicator of their fungibility” (considerando 6c, ultima versione disponibile del 5 ottobre 2022).
In conclusione, si può affermare che l’importanza del caso Hermés contro Rothschild debba essere limitata ai progetti di NFT in serie e non a un NFT che è stato coniato in un unico esemplare e che, quindi, come tale, è fondamentalmente simile a un’opera d’arte e non a un bene di consumo sebbene appartenente al segmento luxury.